FAQ

O Brasil é first-to-file ou first-to-use em marcas?

First-to-file. Quem deposita a marca primeiro no INPI tem prioridade. Uso anterior pode dar alguma proteção em casos específicos — como exceção de usuário anterior — mas não substitui o registro. Squatting de marca é risco real no Brasil. Empresa estrangeira que entra no mercado sem depositar a marca corre risco de encontrar a marca registrada por terceiro, com custo alto de recuperação. Recomendação prática: depositar a marca no INPI antes de qualquer ação de marketing visível no Brasil — site, lançamento, ads, parcerias.

Quanto tempo o INPI leva para registrar uma marca?

O processo de exame de marca pelo INPI tem prazos que dependem do backlog do instituto e da existência ou não de oposição de terceiros. Em condições normais, leva mais de um ano da data do depósito até o registro definitivo. A proteção legal, contudo, retroage à data do depósito — o que vale é a prioridade do depósito, não a data da concessão. Para prazos atualizados, consultar o INPI diretamente ou advogado especializado, já que os prazos administrativos evoluem.

Posso registrar minha marca pelo Protocolo de Madri?

Sim. O Brasil aderiu ao Protocolo de Madri em 2 de outubro de 2019. Empresa estrangeira com pedido ou registro de marca no escritório de origem pode designar o Brasil em pedido único feito por esse escritório, simplificando o caminho para múltiplas jurisdições. O Protocolo de Madri não substitui o exame de mérito do INPI — a marca ainda passa pela análise local. Nem todo caso é melhor pelo Madri: depósito direto no INPI pode ser mais adequado em situações específicas. Análise estratégica antes de escolher a via.

Software desenvolvido pela matriz estrangeira: como protejo no Brasil?

Software no Brasil é protegido principalmente como obra autoral pela Lei do Software (Lei 9.609/1998) combinada com a Lei de Direitos Autorais (LDA, Lei 9.610/1998). A proteção surge automaticamente com a criação — não depende de registro. Mas o registro do software no INPI é opcional e recomendado em situações específicas: antes de captação relevante, antes de licenciamento substancial ou de litígio, ou quando o código contém segredo de implementação. O registro funciona como prova de autoria e data de criação.

Como funciona patente de invenção no Brasil?

Patente de invenção é regulada pela LPI (Lei 9.279/1996) e administrada pelo INPI. O processo passa por exame substantivo, que verifica novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O prazo total de proteção tem regras específicas conforme o caso. O depósito no Brasil pode ser feito diretamente, via prioridade da Convenção de Paris (com prazo de 12 meses do depósito original), ou via PCT (Patent Cooperation Treaty) com fase nacional brasileira. Estratégia internacional de patente exige modelagem antes do primeiro depósito — uma decisão errada na origem cria limitação irreversível depois.

Tenho que averbar contrato de licenciamento de marca no INPI?

Para produzir efeitos perante terceiros, sim. A averbação no INPI é a etapa que torna o contrato de licenciamento oponível a terceiros, viabiliza remessa de royalties ao exterior e sustenta a dedutibilidade fiscal das remessas no lado brasileiro. Sem averbação, o contrato vale entre as partes mas tem efeito limitado para terceiros e cria fricção tributária e cambial. Cessão de marca também precisa de averbação. Cessão de software, idem. A regra é: contratos de PI relevantes que envolvem valor cross-border passam pelo INPI.

Quem é dono de marca registrada no Brasil em nome do funcionário?

Quem aparece como titular no registro do INPI é o dono — independente de quem pagou ou usou. Se a marca foi registrada em nome do funcionário, do consultor ou do parceiro, e não em nome da empresa, a empresa precisa de transferência formal para reconquistar a titularidade. Esse erro acontece com frequência em early stage, quando o fundador registra em nome próprio antes de constituir a empresa. A correção é a Cessão de Marca, averbada no INPI. Quanto antes, melhor — depois de uma rodada de investimento, a transferência fica mais complexa.

Cessão de PI da matriz estrangeira pra subsidiária brasileira: como?

Por contrato escrito de cessão (assignment) ou licenciamento, dependendo da estratégia. A cessão transfere a titularidade; o licenciamento mantém com a matriz e dá direito de uso à subsidiária. Cada modalidade tem implicação tributária diferente. Cessão para subsidiária pode acionar tributos sobre ganho de capital no exterior. Licenciamento gera fluxo de royalty contínuo da subsidiária para a matriz, com retenção brasileira na remessa. Em qualquer caso, contrato claro, registro no INPI quando aplicável e cadeia documental que suporta a operação no longo prazo.

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Autora

Managing Partner e fundadora da Hosaki Advogados. Atuação em propriedade intelectual, direito digital e creator economy. Mais de 10 anos na interseção entre tecnologia e direito.